前回、2004年(平成16年)特許法改正後の職務発明規定に基づいて判断された職務発明の対価訴訟はまだない、という話をしましたが、職務発明規定の改正審議も終盤というこの局面において、東京地裁から初めての判断が示されました。


平成26年10月30日東京地裁判決(平成25年(ワ)第6158号) 判決文は、こちら
原告は、野村證券株式会社の元従業員で、被告は、野村証券株式会社。
この判決は、2004年(平成16年)改正後特許法35条に基づく、裁判所による初めての判断ということで、今後、野村證券職務発明事件地裁判決として、有名になると思います。

結論としては、原告が職務発明の対価として求めた2億円の請求は認められませんでしたが、野村証券の職務発明規程の定めにより対価を支払うことは不合理であるとされ、特許法35条5項の考慮要素に照らして相当の対価の請求の可否及び金額を判断しました。なお、裁判所が特許法35条5項に基づいて判断をした相当の対価は0円です。
おそらく本件は、知財高裁に行くでしょうから、最終的な結論はこれからだと思いますが、東京地裁が不合理と判断した野村証券の職務発明規程とその理由は以下のとおりです。

まず、野村証券の職務発明規程は、「発明又は考案に関する規程」(以下「被告発明規程1」という。)と「報奨金に関する定め」(以下「被告発明規程2」といい,被告発明規程1と併せて「被告発明規程」という。)の2つから構成されており、具体的には以下のとおりです。

『ア 被告発明規程1
(報奨金)
第5条 当社が社員等から承継した職務発明について,特許又は実用新案の出願を行ったとき,当該職務発明に係る特許権又は実用新案権を取得したとき,及び発明又は考案の実施により当社が金銭的利益を得たときには,当該職務発明を行った社員等に対して出願1件ごとに報奨金を支払うものとする。
2 (省略)
3 報奨金の額,支払方法等については,別途定める手続きにより決定するものとする。
(以下略)』

『イ 被告発明規程2
「 規程(注・被告発明規程1)第5条第3項に規定する報奨金の額及び支払方法は以下の通りとする。
1 報奨金の額
報奨金      出願時(1件あたり)  権利取得時(1件あたり)
特許       3万円         10万円
実用新案     5千円         1万5千円

発明又は考案(特許権又は実用新案権を取得したものに限る。)を実施したことにより当社が金銭的利益を得た場合
次の各部で構成する「特許等協議委員会」の協議により決定する(※)。
法務部長,人事部長,財務部長及び当該発明者の所属部店長
但し,役員又は重要な職員への報奨金については,別途執行役会による承認を要する。

※【協議内容及び協議における考慮要素】
(協議内容)
・他社から実施料収入を得た場合又は自ら当該特許を実施することにより収入を得た場合,各年度について次の諸点につき協議の上,決定するものとする。
①当該特許の貢献によりもたらされた収入金額
②①で定めた収入金額に関わる利益率及び利益金額
③②で定めた利益金額に占める発明者の貢献の割合及びその金額

・なお,①~③の判定根拠となる資料は,当該発明者の所属部店が提示するものとする。また,上記収入は,原則として当該発明が会社に譲渡されたときもしくは特許出願時のいずれか早い方から計算する。

・以上により算出された金額(③の金額)をもって実施時報奨金とする。決定された実施時報奨金については,経営戦略会議に報告するものとする。

(考慮要素)
協議にあたっては,次の事項を考慮するものとする。
①基本的には,発明者の貢献割合の低い発明に対しては,高額な支払は行わない。
②発明者への報奨金額の妥当性に関する協議内容・根拠は,書面に明確に記録する。
③発明者のほかに,共同して発明に貢献した役職員がいる場合には,定められた実施時報奨金の分配比率を決定する。
(以下略)」


よくある職務発明規程というか、仮に職務発明規程を設けているとして、この程度の職務発明規程を設けている会社がほとんどではないかと思います。

さて、この職務発明規程についての東京地裁の判断ですが、
特許法35条4項によれば,使用者等は,勤務規則等において従業者等から職務発明に係る特許を受ける権利等の承継を受けた場合の対価につき定めることができ,その定めが不合理でないときは使用者等が定めた対価の支払をもって足りるところ,不合理であるか否かは,① 対価決定のための基準の策定に際しての従業者等との協議の状況,② 基準の開示の状況,③ 対価の額の算定についての従業者等からの意見聴取の状況,④ その他の事情を考慮して判断すべきものとされている。そうすると,考慮要素として例示された上記①~③の手続を欠くときは,これら手続に代わるような従業者等の利益保護のための手段を確保していること,その定めにより算定される対価の額が手続的不備を補って余りある金額になることなど特段の事情がない限り,勤務規則等の定めにより対価を支払うことは合理性を欠くと判断すべきものと解される。
という基準を示します。

そして、東京地裁は、
(1)ア 被告は,特許法35条を改正する平成16年法律第79号が平成17年4月1日に施行された後,原告が被告に入社する前に,前記前提事実(5)の内容のとおりに被告発明規程1を改正するとともに,被告発明規程2を策定した。被告が,原告の入社の際又はその後に,被告発明規程に関する協議を原告と個別的に行ったり,その存在や内容を原告に説明したりすることはなかった。なお,被告が被告発明規程を策定又は改定するに当たり被告の従業員らと協議を行ったことをうかがわせる証拠はない。
イ 被告発明規程1は,被告が社内に設けているイントラネットを通じて被告の従業員らに開示されており,原告もその内容を確認することができた。これに対し,被告発明規程2は,従業員らに開示されておらず,原告が本件発明に係る特許を受ける権利を被告に承継させる前に原告に個別的に開示されることもなかった。
ウ 被告発明規程には,対価の額の算定について発明者からの意見聴取や不服申立て等の手続は定められていない。また,被告がこれまでに職務発明をした従業員に出願時報奨金及び取得時報奨金を支払った例はあるが,事前に支払をする旨の通知をしたにとどまり,当該従業員からの意見の聴取はされていない。
エ 独立行政法人労働政策研究・研修機構が上記特許法35条の改正後に上場企業を対象に行った平成18年7月7日付け調査結果によれば,回答企業のうち87.5%が特許等の出願時に,81.8%が特許権等の登録時に報奨金を支払うとしており,その約8割が定額制を採用しているところ,その額は出願時が平均9941円(最大10万円,最小1000円),登録時が平均2万3782円(最大30万円,最小1200円)であった。また,自社実施又は他社への実施許諾等があった場合にいわゆる実績補償を行う企業は76.8%であり,その大部分が評価に基づいて金額を決定しているところ,過半数の企業は上限を設けておらず,上限額を設けた企業の平均値は約1208万円(自社実施時)ないし約2292万円(他社への実施許諾又は権利譲渡時)であった。
という事実認定をします。

その結果、
これを本件についてみるに,上記認定事実によれば,① 被告は,被告発明規程の策定及び改定につき,原告と個別に協議していないことはもとより,他の従業員らと協議を行ったこともうかがわれないし(上記(1)ア),② 被告において対価の額,支払方法等について具体的に定めているのは被告発明規程2であるが,これは原告を含む従業員らに開示されておらず(同イ),③ 対価の額の算定に当たって発明者から意見聴取することも予定されていない(同ウ)というのである。
さらに,④ その他の事情についてみるに,まず,対価の支払に係る手続の面で,被告において上記①~③に代わるような手段を確保していることは,本件の証拠上,何らうかがわれない。
次に,対価の額及び支払条件等の実体面については,被告発明規程2の定める出願時報奨金及び取得時報奨金の額(特許1件当たりそれぞれ3万円及び10万円。前記前提事実(5))は,いずれも他の企業と比較して格別高額なものとはいえない(上記(1)エ)。また,実施時報奨金については,上限額の定めはないものの,この点は多数の企業と同様の取扱いをしているにとどまり(同上),被告において他社より高額な対価の支払が予定されていたとは解し難い。
なお,実施時報奨金の支払につき,被告発明規程1が単に「発明又は考案の実施により当社が金銭的利益を得たとき」としているのに対し,これを受けて定められた被告発明規程2は「特許権又は実用新案権の取得したものに限る」としているが,特許権等の取得を要件としたことの根拠も本件の証拠上明らかでない。
以上によれば,本件発明について,被告が原告に対し被告発明規程の定めにより対価を支払うこと(出願時報奨金のみを支払い,実施時報奨金は支払わないとすること)は不合理であると判断するのが相当である。
との判断をしています。

ということで、裁判所は、特許法35条5項に基づく相当の対価の判断に進むのですが、こちらについては、機会があれば、また後日にするとして、この判決は、結構インパクトが大きいように思います。
というのも、発明が生じる(正確には、発明者が会社に発明を届け出る、または、知財部等が発明を発掘する)可能性のある会社であれば、形式的には職務発明規程が整備されていると思いますが(まぁ、形式的にも規程が整備されていない会社もあるでしょうが・・・。)、たいていは、本判決にある野村証券の職務発明規程と同程度のものでしょうし、何よりも、① 対価決定のための基準の策定に際しての従業者等との協議の状況、③ 対価の額の算定についての従業者等からの意見聴取の状況、といったところを実際に行えている会社は、そう多くはないのではないでしょうか。
特に、中小企業やそれなりの規模の会社であっても発明があまり生じない会社や労働組合がない、若しくは、あっても弱いところなんかは、形式的には職務発明規程があっても、実質が伴っていなくて、職務発明規程の定めにより対価を支払うことは不合理と判断される可能性が結構あるように思います。

そう考えると、特許法35条については、良し悪しは別にして、手続き面についてでさえ、実質的な保証をすることを含めて一律の法規制をすることは現実的ではない、といことになって、そうすると、方向性としては、一定の制限を設けつつも、使用者と従業者とで個別に契約を締結するということになるでしょうか。
入社時に契約書を取り交わすだけなら、それほど手間でもない気がしますが・・・。
入社後に、改めて交渉され、その数が増えると、会社(人事?知財部?)としては結構煩雑になる気がしますが、評価の一つとして考えれば、大した話でもなく、これでモチベーションがアップしたり、維持されたりするのであれば、トータルでは良い制度なのかな?
さて、どうなんでしょうね。